根据《专利法》的规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。”创造性的判断主要运用“三步法”，具体为《专利审查指南（2010）》第二部分第四章第3.2.1.1节规定的步骤：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
在实践中，专利代理人，尤其是刚刚开始处理专利代理实务的专利代理人，在阅读审查意见通知书后，通常会感觉到审查员的审查思路清晰、有理有据，但同时又会隐约感觉到有不妥之处。通过长期的实践，笔者认为，该不妥之处通常是由于审查员在采用三步法时在第一步和第二步中的评述存在值得商榷的地方。由此，针对这两个步骤相应地存在如下将详细介绍的两个答复突破点。这两个答复突破点可适用于多数专利申请的审查意见答复，故在此抛砖引玉。
二、案例
如下简述笔者处理的一个案件，意在结合该案件引出两个答复突破点，因此仅截取答复中的相关部分进行详述。
该发明的修改前的权利要求1为：1、一种染料敏化太阳能电池，其特征在于，包括透明电极和对电极及位于所述透明电极和对电极之间的电解质层；所述透明电极的内侧表面设有纳米多孔半导体薄膜，所述透明电极的外侧设有透明衬底，所述对电极的外侧设有对透明衬底；所述电解质层包括电解液和染料敏化剂的混合液体；所述纳米多孔半导体薄膜中吸附有具有表面等离子体效应的核壳结构纳米颗粒;所述核壳结构纳米颗粒包括PVP有机物壳体和内嵌于所述PVP有机物壳体内部的金属核体。
审查员在审查意见通知书中指出“权利要求1与对比文件1的区别技术特征在于本申请壳体为PVP有机物壳体。基于该区别技术特征可以确定本发明实际解决的技术问题是选择合适的核壳结构表面等离子增强物的壳体材料”。
笔者发现，本申请中，纳米颗粒采用PVP有机物作为壳体结构且吸附有染料分子，才可有效减少金属颗粒对电子—空穴对的复合、增强所吸附的染料分子处于激发态的寿命、在特定的溶液环境下可具有电活性特性、能够传输负离子和电子，从而增强染料敏化太阳能电池的光电转化效率。因此，笔者在答复此次审查意见通知书时在权利要求1中加入技术特征“染料分子吸附在所述核壳结构纳米颗粒表面”。
由此，修改后的权利要求1与对比文件1的区别技术特征在于：“所述核壳结构纳米颗粒包括PVP有机物壳体和内嵌于所述PVP有机物壳体内部的金属核体，染料分子吸附在核壳结构纳米颗粒表面”。
在答复中，笔者进行了如下论述：
根据《专利审查指南2010》的第二部分第四章的规定“发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务”。因此，发明实际解决的技术问题的前提是：最接近的现有技术中启示出需要改进之处，并且发明对上述需要改进之处进行了改进。进一步，申请人想说明的是，三步法的顺序是先找到区别技术特征而再确定所要解决的技术问题，实际上与发明人的发明过程（先发现要解决的技术问题再寻找技术方案）是相反的，因此，很容易将技术方案与错误的技术问题相关联。
具体到本申请的创造性判断中，在对比文件1中，由于二氧化硅作为壳体的核壳结构纳米颗粒的热稳定性、结构稳定性、化学稳定性以及适当的壳体厚度，提高了染料敏化电池的光吸收和光电流的产生效率。对比文件1所呈现的发明创造的思路是通过将壳体材料设置为二氧化硅来最终提高了染料敏化电池的光吸收和光电流的产生效率。因此，在面对对比文件1时，并不能获得其需要变换壳体材料的技术启示，也即对比文件1中并不能获得需要选择合适的核壳结构表面等离子增强物的壳体材料。由此，本申请所解决的技术问题并非选择合适的核壳结构表面等离子增强物的壳体材料。换言之，从本申请和对比文件1的区别技术特征（壳体材料不同）所推出的选择合适的壳体材料的技术问题并非本申请的发明目的。
其次，根据《专利审查指南2010》的第二部分第四章的规定“在评价发明是否具备创造性时，不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待”。
具体到本申请的创造性判断中，对比文件1的金纳米颗粒外包裹一层二氧化硅，因此保证了内部金纳米颗粒的热稳定性、结构稳定性和化学稳定性，并且通过改变外壳的厚度来改变金纳米颗粒和染料分子间的距离，进而提高了染料敏化电池的光吸收和光电流的产生效率。而本申请中，纳米颗粒采用PVP有机物作为壳体结构且吸附有染料分子，进而可有效减少金属颗粒对电子-空穴对的复合、增强所吸附的染料分子处于激发态的寿命、在特定的溶液环境下可具有电活性特性、能够传输负离子和电子，从而增强染料敏化太阳能电池的光电转化效率。由此，相比于对比文件1，本申请通过核壳对染料分子的强吸附性而提高了染料分子的光电转换效率，进而更好地增强光电特性，这是优于对比文件1的。
结合上述案例，笔者观点如下：
第一，审查员认为，权利要求1与对比文件1的区别技术特征在于本申请壳体为PVP有机物壳体，而根据区别技术特征仅是壳体材料的不同，将解决的技术问题确定为“选择合适的核壳结构表面等离子增强物的壳体材料”。但是，通过上述思路所确定的发明解决的技术问题并非发明实际解决的技术问题。
第二，对比文件1的设计重点在于通过将壳体材料设置为二氧化硅来最终提高染料敏化电池的光吸收和光电流的产生效率，因此对比文件1并不可能存在或启示出壳体材料需要改进的启示。
三、分析
《专利审查指南（2010）》中规定，最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。
正是由于上述规定，审查员在确定最接近的现有技术时，即在检索最接近的对比文件时，尤为注重相同的技术领域和公开最多的技术特征这两方面。并且，在实践中，笔者发现，审查员在检索和确定最接近的对比文件时，非常注重公开的技术特征与本发明的技术特征的重叠。而正是由于以公开最多的技术特征为首要标准，使得所确定的对比文件在某些情况下并非“最接近的现有技术”。
具体而言，根据《专利审查指南（2010）》的第二部分第四章的规定，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。因此，发明实际解决的技术问题的前提是：最接近的现有技术中存在或启示出需要改进之处，并且发明对上述需要改进之处进行了改进。而上述以公开最多的技术特征为首要标准的选择方式，忽略了对比文件中是否存在或启示出需要解决的技术问题/技术缺陷，将一个或多个现有技术方案以技术特征为单位进行割裂和组合，以拼凑出与本发明的技术方案相同的技术方案。其实，这样确定出的最接近的对比文件在某些情况下并非“最接近的现有技术”。
综上，在三步法中“确定最接近的现有技术”的步骤中，由于审查员有时简单而机械地检索和确定最接近的对比文件，以公开最多的技术特征为首要标准，造成最接近的对比文件并非“最接近的现有技术”，致使基于此“最接近的对比文件”的后续论述十分蹩脚。
其次，笔者发现，审查员在运用三步法中“确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题”的步骤时，多以区别技术特征自身能够解决的技术问题、达到的效果直接作为发明实际解决的技术问题，而忽略了最接近的现有技术整体上是否存在或启示出需要解决该技术问题，这是与发明人的创造思路背道而驰的。当然，在三步法中，如果最接近的现有技术确定不当，那么，为了按照三步法继续论述，很容易将区别技术特征自身能够解决的技术问题直接作为发明实际解决的技术问题，这样的审查意见就略显生硬，有为使用“三步法”而使用“三步法”之感。
因此，笔者认为，在答复审查意见的过程中可以采用以下两个突破点：
（1）观察审查员所确定的最接近的对比文件是否在整体上存在或启示出需要改进之处，并且该改进之处正是本发明所解决的技术问题。如上述案例中，对比文件1并不可能存在或启示出壳体材料需要改进的启示。
具体而言，根据发明创造的过程，“区别技术特征”应该是结果，“发明实际解决的技术问题”是导致发明与最接近的现有技术具有“区别技术特征”的原因。也就是说，正是由于现有技术需要解决一定的技术问题，才会想到对现有技术进行改进，进而才会形成新的技术方案，从而导致与现有技术之间存在“区别技术特征”。因此，专利代理人如何才能不受审查员的审查思路的影响而以本领域技术人员的身份来公正的评价发明的创造性呢？笔者认为，专利代理人应当把自己当成一个发明人，从头至尾的模拟发明人发明的过程（即首先了解现有技术，发掘现有技术存在的缺点和不足，针对上述缺点和不足提出要解决的技术问题，针对上述技术问题寻找解决的办法，将解决办法结合到现有技术中形成发明）。由此，专利代理人以发明过程为线索，对发明和对比文件整体了解。之后，对比审查员的评述思路和发明过程，找到答复的突破点。
（2）审查员指出的区别技术特征所解决的技术问题是否是最接近的对比文件中存在或启示出需要改进的缺陷，并且，区别技术特征能够解决该缺陷是可以从现有技术中获得的。如上述案例中，审查员根据区别技术特征仅是壳体材料的不同而将解决的技术问题确定为“选择合适的核壳结构表面等离子增强物的壳体材料”，而这个技术问题在对比文件1中并不存在。
具体而言，发明实际解决的技术问题有时候很容易和区别技术特征能解决的问题混为一谈。笔者认为，发明实际解决的技术问题，应该是把发明每一个权利要求所限定的技术方案作为一个整体来考虑。换言之，一项区别技术特征与其他技术手段共同作用，在不同的现有技术中可以解决不同的技术问题，一项区别技术特征所能达到的技术效果需要依赖于该项区别技术特征应用的整体环境。由此，专利代理人在答复审查意见的过程中，可以综合发明的背景技术、发明的技术方案以及对比文件来考虑区别技术特征在发明中所解决的问题，避免将区别技术特征独立出来，将区别技术特征能够解决的技术问题中的一个强行作为发明解决的技术问题，而脱离三步法所确定判断思路。
四、总结
针对三步法中的前两步，严格按照三步法的思路答复审查意见，可以去捕捉审查员评述中的上述两个漏洞。从代理人角度，完全地严格地按照三步法、还原发明人的创造过程，通常可较快地找出审查员的评述漏洞，往往不用修改权利要求或者仅需要较少的修改权利要求，这样可以最大程度的保护发明。但是客观上，由于审查员检索的对比文件有误以及有限，严格采用三步法的思路可能会过高的评价发明的创造性。而目前，按照审查员大多采用的判断标准，又会过低的评价发明的创造性。因此，笔者提倡一种以三步法为基准，加之客观地整体判断的方法。
具体为，第一步，基于对比文件1按照三步法还原发明人的创造过程，再结合其他对比文件或公知常识的启示，来评价创造性，这一步评价出的创造性可能会略高。第二步，从整体判断的角度，结合所有对比文件以及代理人所掌握的专业知识，当然还可结合代理人在以往实践中处理过的案件的技术方案，思考第一步中的启示的难易程度，并且可适当跳出审查员所检索的对比文件来判断。这样考虑后，可相应地在权利要求1中加入一些技术特征。由此，虽然缩小了发明的保护范围，但保护范围更加公正。如上述案例中，不加入技术特征“染料分子吸附在核壳结构纳米颗粒表面”，即修改权利要求书，区别技术特征仅为壳体材料，也可以上述两个突破点进行争辩。但是，笔者阅读说明书以及与发明人沟通后，认为PVP有机物壳体与染料分子结合的技术方案更能体现本发明的核心思想，实现技术效果，并且更加明显区别于对比文件。因此，笔者从说明书中选取相应地技术特征加入到了权利要求中。
综上，从代理人角度，单纯使用三步法、还原发明人的创造过程的方法，能够更有益的帮助申请人获得大的保护范围以及获得专利权。但是，从公众角度，为了专利权的保护范围更加公正，以及为了减少与审查员博弈的次数，三步法与整体判断结合更为有益。在实践中，笔者在答复第一次审查意见时，更加倾向于仅严格地利用三步法进行争辩，而在答复第二次审查意见以及之后的审查意见时，更加倾向于采用三步法与整体判断结合的方式进行评述。（作者：薛晓萌，路浩联盟）
