涉外定牌加工中的侵权认定与利益平衡
黄晖
中国社会科学院
对于定牌加工出口商品的行为是否在出口国构成商标侵权，一直存在较大争议，其中涉及国内的商标权利人、国外的商标权利人及国内的定牌加工方的不同利益诉求。
第一，定牌加工中各方的利益诉求。
从国内商标权利人的角度出发，注册商标专用权的地域性至少要求该商标在我国得到保护，这种保护体现在只要未经许可，他人即不得在涉案商标注册国的商业活动中使用其商标，包括即发的使用，甚至没有完成的行为，包括制造商标标识，都有可能构成犯罪未遂。
从国外商标权利人的角度来看，利用我国的生产优势在我国下单后全部出口，并未冲击我国相关商标权利人的市场，因此定牌加工不应受到加工国商标注册情况的干扰。
从国内定牌加工方的角度考虑，其仅仅提供纯技术的加工服务，商品全部交付国外订户，最终不会与我国消费者接触，同时国内的加工能力不至于闲置，不存在不良后果。而实际的情况会更复杂，如出口国拥有注册商标的权利人实际也是世界上绝大部分国家的注册人；又如在目的国拥有的商标可能提出申请后便被核准注册，根本没有经过实质审查，该商标可能本身便涉嫌为抢注商标，真正出口目的地也可能会随时改变；再如在出口目的地注册的商标可能也是抢注商标，最终面临无效的风险，允许其主张权利可能会妨碍正常贸易。
因此，定牌加工是全球分工带来的一个问题，解决该问题的关键是如何充分考虑到商标权利人及包括加工方、定做方及消费者在内的第三方的合法利益，以期到达最佳的利益平衡。
第二，三方利益可能的平衡点。
理想的状况是有一个严格管制的区域，允许定牌加工贸易，国外的合法商标权利人借助该区域内的加工能力，降低生产成本；国内加工方增加收入，同时确保出口合法目的地；由于商品完全出口不存在内销的风险，国内商标权利人不必付出监管成本，即可确保国内消费者不存在与商品接触的可能。
如果不能实现这种理想状况，意味着商品不在外部严格管制下，国内商标权利人的利益及背后的国内消费者的利益均会面临较大的风险。因此，次优的平衡也许在于区分加工方和定做方的不同性质，规定相应的责任形式。其实，早期我国对定牌加工的规范也集中在加工方的审查义务上，一般加工方的地位比较接近我国现行商标法第五十七条第（六）项规定的协助侵权人，或者第六十四条第二款规定的善意销售人。一旦发现侵权，加工方只需承担停止侵权的责任而无需赔偿，不应承担刑事责任，真正的责任应由定做方承担，这样产品的侵权性质并未发生改变，相应的扣押没收手段也不会受到限制。即使确实存在恶意抢注商标来妨碍善意的定牌加工行为，也完全可以遵循最高人民法院在“歌力思”案中的观点，直接拒绝保护恶意注册的商标，但完全不必和定牌加工问题挂钩，同样可以到达既保护涉案注册商标专用权，又防止权利滥用的目的。
第三，国际公约与国内法律之间的平衡。
根据我国海关法和知识产权海关保护条例，我国实行边境的双向保护。一旦将定牌加工产品出口界定为当然不侵权，便会出现目的地拥有注册商标的企业普通生产的产品是否构成侵权的问题，最终会出现所有出口商品是否侵权的问题，这样就可能造成法律规定的双向保护沦为进口方向的单向保护，出现法律之间的不平衡。
同时，实行出口方向的保护并非我国的特例，欧盟商标法早在1988年便规定出口同进口一样可能会构成商标侵权，2015年更是规定过境转口也可能会构成商标侵权。完全否定出口可能构成侵权，则会在一定程度上凸显与其他各国法律乃至国际公约的不协调。
第四，商标使用认定在确权环节和侵权环节之间的平衡。
一般情况下，商标注册后的使用义务会比较严格：对于这种使用，除了要求与商品的结合外，通常还需要公开对外，以同消费者接触，建立与公众的直接联系，只在厂房的使用如果没有推向市场，通常不能视为有效的使用。但即使这样，对于仅仅用于出口使用的商标，显然也不能因为商标没有起到识别商品来源的作用而加以撤销。如果仅仅因为出口便否定商标的使用，这对于专业从事出口的国内商标权利人而言将会非常不利，因为这样其商标便可能会因为3年连续不使用而被撤销注册，从而无法实施先国外后国内的发展战略。
定牌加工是我国对外贸易的一个重要组成部分，其中绝大多数涉及的都是在我国已经有合法注册的商标，真正涉及在我国无权使用的商标的只是少数，甚至是极少数。因此，考虑到商标所有人和第三方的合法利益，无论在确权程序还是在侵权程序中都承认出口商品贴附涉案标识构成商标使用，同时区分加工方和定做方的不同责任，可能是现阶段较好的利益平衡点。
涉外定牌加工的国内企业如何避免侵权
陈利亚
上海大邦律师事务所
构成商标侵权的前提是造成相关公众的混淆、误认。涉外定牌加工是基于有权使用注册商标权利人的明确委托，且该贴牌商品均出口国外，不可能在国内造成相关公众的混淆、误认，不应该将涉外定牌加工行为认定为商标侵权行为。但此类行为涉及的具体情况比较复杂，我国各地方人民法院的判决观点不尽一致，最高人民法院对此类案件的态度也一直比较审慎。
《最关人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发［2009］23）第十八条指出：认真研究加工贸易中的知识产权保护问题，抓紧总结涉及加工贸易的知识产权案件的审判经验，解决其中存在的突出问题，完善司法保护政策，促进加工贸易的转型升级。妥善处理当前涉外定牌加工中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。
上述最高人民法院对定牌加工是否构成商标侵权的态度尚不明朗，直至浦江亚环锁业有限公司（下称亚环公司）与莱斯防盗产品国际有限公司（下称莱斯公司）侵犯注册商标专用权纠纷申请再审一案［（2014）民提字第38号民事判决书］，最高人民法院对此表达出了明确的态度，在该判决书中，最高人民法院表示：根据原审法院查明的事实，储伯公司系墨西哥“PRETUL”与“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人（第6类、第8类）。亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在我国市场上销售，即该标识不会在我国发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标识的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标识的行为，在我国仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有注册商标专用权的墨西哥使用其商标提供了必要的技术性条件，在我国并不会产生识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标识，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标识不具有商标的属性，在产品上贴附标识的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。
因此，最高人民法院认为，涉外定牌加工行为中，国内加工方贴附标识是一种物理行为，是为委托方在其享有注册商标专用权的区域使用其商标提供技术性条件，在我国境内并不具有识别商品来源的功能，不构成商标意义上的使用。
通过对上述最高人民法院司法政策和判决的研究，笔者认为，涉外定牌加工企业避免被诉商标侵权需要符合以下两个条件：首先，加工方尽到了审慎审查的义务，包括要求委托方提供经公证认证的注册商标专用权证明及授权书，如果加工方在我国进行商标检索后发现贴牌标识属于国内外知名企业，则可进一步要求委托方提供“商标专用证明的有效性证明”；其次，加工方要确保定牌加工所生产的商品均销往委托人对所贴标识享有注册商标专用权的区域，即加工方定牌加工的商品数量和委托合同中确定的数量要相一致。
涉外定牌加工刑事案件涉及的相关问题
陶鑫良、潘娟娟
北京大成（上海）律师事务所
我国的涉外定牌加工案件，主要发生在民事纠纷及民事诉讼中。近年来，我国各地人民法院包括最高人民法院对此类案件已经积累了较多司法审判经验，一般均认定涉外定牌加工不侵犯注册商标专用权。在实践中，还存在有些涉外定牌加工订单产品尚在加工过程、尚未到报关出口环节即遭遇举报或查处，被以“假冒注册商标罪”或其他罪名提起公诉或乃至认定构成犯罪。而与涉外定牌加工有关的罪名主要为我国刑法第二百一十三条、第二百一十四条、第二百一十五条的相关规定，笔者将对此逐一进行分析和探讨。
第一，涉外定牌加工与假冒注册商标罪。
关于假冒注册商标罪，我国刑法第二百一十三条规定：“未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”根据上述规定，只有针对在相同商品上使用相同商标这种“双相同”情形下的涉外定牌加工行为，才有讨论是否构成“假冒注册商标罪”的意义。笔者认为，涉外定牌加工行为不构成我国刑法第二百一十三条规定的“假冒注册商标罪”，理由如下：
其一，我国刑法规定的包括“假冒注册商标罪”在内的“侵犯知识产权罪”均属于“法定犯”，与“自然犯”不同，“法定犯”要以违反一定的经济法规或行政法规为前提，这亦符合刑法之“谦抑性”原则之要义。作为“法定犯”的“假冒注册商标罪”，是以被控行为违反我国商标法相关规定为前提，鉴于目前在民事司法审判领域一般均认定涉外定牌加工行为不构成我国商标法意义上的侵犯注册商标专用权的行为，因此亦不应认定其构成我国刑法第二百一十三条规定的假冒注册商标罪的犯罪行为。
其二，从犯罪构成要件来说，涉外定牌加工行为不符合假冒注册商标罪的犯罪构成的客观要件。与民事侵权认定一致，在相同商品上使用相同商标这种“双相同”认定的前提，亦是被控行为构成“商标使用行为”，如果被控行为本就不属于商标使用，则即便是“双相同”也不构成犯罪。对于在我国发生的涉外定牌加工行为而言，其生产加工的产品全部用于出口、不在我国进行任何销售，其所贴牌的商标标识在我国不会产生识别来源的作用，因此其生产加工中的贴牌行为不构成“商标使用”，即涉外定牌加工行为不符合我国刑法第二百一十三条所述的“商标使用”这一要件。
其三，涉外定牌加工行为也不符合假冒注册商标罪的犯罪构成的主观要件。我国的加工方在接受境外委托方的订单委托后开始贴牌加工行为，知晓其加工的所有产品将全部出口、不会在我国进行销售，因此我国的加工方没有侵犯我国相关商标权利人利益的主观故意，亦不存在假冒注册商标罪之犯罪构成所必要的“主观故意”要件。
其四，涉外定牌加工行为不具有社会危害性，因为所涉产品不会在我国进行销售，不会对我国相关商标权利人的相关权利造成损害。
第二，涉外定牌加工与销售假冒注册商标的商品罪。
关于销售假冒注册商标的商品罪，我国刑法第二百一十四条规定：“销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；销售金额数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”。从该罪名的规定来看，其成立的前提是销售的商品应当是“假冒注册商标的商品”，如前所述，涉外定牌加工所涉产品并非“假冒注册商标的商品”，因为其在我国境内不会进入销售流通环节，因此涉外定牌加工行为不构成销售假冒注册商标的商品罪。
在实践中，涉外定牌加工行为有可能不是单一合同行为，会涉及多方和多个合同，如我国境内受托方接受境外委托方的订单后，本身没有加工能力或者因为其他原因委托其他方进行加工，而我国境内的加工方和境内受托方之间会签订合同，甚至有些合同是以“销售合同”或者“购销合同”等订立的，在此情况下，并不存在于我国境内发生面向我国产品所处消费市场的“商品销售行为”，该行为性质仍然是涉外定牌加工行为，不构成销售假冒注册商标的商品罪。
因此，涉外定牌加工活动中只要所涉产品是根据境外委托方的要求进行的、最终所有产品是用于出口，那么其行为就应属于涉外定牌加工，从犯罪构成要件来说，此类涉外定牌加工行为也不具备“销售假冒注册商标的商品罪”的客观要件和主观要件，不构成犯罪。
第三，涉外定牌加工与伪造、擅自制造他人注册商标标识罪，以及销售伪造、擅自制造他人注册商标标识罪。
我国刑法第二百一十五条规定：“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”在涉外定牌加工行为中，所涉及的商标标识来源一般有以下几种情况：一是直接由境外委托方提供；二是境外委托方提供标识图样，我国境内的加工方准备商标标识，或者在产品上直接印制商标标识。在境外委托方与我国境内的加工方是长期合作关系的情况下，境内加工方会为将来的订单准备商标标识，即这些商标标识还没有当下订单，即便境内加工方根据境外委托方提供的商标图样在我国境内进行商标标识的制造，该行为亦为涉外定牌加工活动的一个环节，不应当将该行为脱离整体独立出来进行定性。如果涉外定牌加工行为不构成假冒注册商标罪，那么其中的商标标识的制造行为也不应当认定构成“伪造、擅自制造他人注册商标标识罪”。针对为将来订单提前准备商标标识的行为，属于涉外定牌加工中常见的“备货”行为，其行为本质上仍然属于涉外定牌加工活动的一个环节，与当下订单中的商标标识制造行为并无区别，亦不应当认定其构成“伪造、擅自制造他人注册商标标识罪”。
如果涉外定牌加工中关于商标标识的制造涉及第三方，在我国境内出现商标标识的委托制造和流转，只要该标识是根据境外委托方的要求准备的、用于涉外定牌加工产品上全部出口，则其行为性质还是涉外定牌加工活动中的一个环节，不应当认定为构成“销售伪造、擅自制造他人注册商标标识罪”。
综上，涉外定牌加工活动实际对我国的市场及相关权利人的合法权益不具备危害性，而且是我国产业结构中的一个重要组成部分，有众多民营企业以此为生。无论是从法律角度还是从社会经济角度，针对涉外定牌加工行为，判定罪与非罪，应当慎之又慎，不应轻易入罪。（排名不分先后，以上文字由王国浩 毛立国编辑整理）
