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发起侵权诉讼前,先做好专利侵权分析

  近年来,随着发明专利数量的不断增长和专利授权质量的不断提高,专利侵权诉讼已经告别了单兵作战、散兵游勇式的代理时代,逐渐进入依靠专利代理人、律师、财务人员等不同领域人员介入的团队合作时代。特别是在专利侵权判定过程中,依靠专利法律知识和不同技术领域的背景知识对专利权利要求保护范围进行解释,进而依据专利侵权判定原则进行专利侵权与否的判定成为至关重要的环节。因此,在专利权人提起侵权诉讼的前期,进行严格的专利侵权分析并出具专利侵权分析报告是保障专利侵权诉讼胜诉的重要条件之一。笔者结合自己代理过的案例,对专利侵权分析报告的相关内容进行简要介绍。

  对专利权利要求的保护范围进行解释

  人民法院知识产权庭进行专利侵权诉讼的实体审理阶段,一般需要对专利侵权与否进行判定,而前提条件是需要根据本领域技术人员的基础知识对涉案专利的保护范围进行解释。在专利侵权判定被人民法院进行实体审查前,代理案件的律师团队按照法院的审理思路撰写专利侵权分析报告作为前期预审,未雨绸缪,充分保障当事人的合法权益至关重要。无论专利权人的权利类型是发明专利权、实用新型专利权还是外观设计专利权,将被控侵权产品与涉案专利的技术方案或者设计方案进行合理合法的比对都是判定专利侵权与否的关键。

  专利侵权分析报告对专利权利要求保护范围的解释需要按照专利法及其实施细则、专利审查指南以及相关司法解释进行,不同的专利有不同的解释方法和原则,但至少需要包括如下内容:第一,调取发明专利的历史审查文档,进行禁止反悔原则的判断;第二,根据发明专利或者实用新型专利的说明书及其附图对涉案专利的权利要求进行内部解释;第三,根据发明专利或者实用新型专利所涉及领域的公知常识性证据进行外部解释;第四,根据发明专利或者实用新型专利的说明书及其附图对涉案专利的权利要求进行捐献原则的解释等;第五,根据外观设计专利的简要说明对涉案专利的用途进行解释,以判断涉案外观设计专利与被控侵权产品的种类是否相同或者相近。

  将涉案专利与被控侵权产品或方法进行比对

  本领域普通技术人员依据专利法及相关法律规范对涉案专利权利要求的保护范围进行解释和确定后,需要进一步判断被控侵权产品(或方法)是否落入了涉案专利的保护范围。其基本方法就是将被控侵权产品与涉案专利权利要求的所有技术特征进行一一比对,如果构成相同或者等同,则构成专利侵权的可能性较大;反之亦然。那么,专利侵权分析报告的前提条件之一,就是需要专利律师团队通过专利侵权证据调查被控侵权产品,途径可包括公证购买、邮寄样品、展会样品公证等。

  被控侵权物(产品或方法)将专利权利要求中记载的技术方案的必要技术特征全部再现,被控侵权物(产品或方法)与专利独立权利要求中记载的全部必要技术特征一一对应并且相同时,才认定为侵权成立。这就是全面覆盖判定原则。在笔者代理的“电梯开门机”专利侵权分析报告中,将被控侵权产品与涉案专利的技术方案进行对比,笔者发现涉案专利没有披露“轿厢门横梁固定在电梯轿厢架上”的技术特征,因此,按照全面覆盖判断原则,由于其缺少某一技术特征,所以结果是并没有落入涉案专利的保护范围。

  对被控侵权产品提出规避设计建议

  如果在上一个步骤中,将被控侵权产品与涉案专利权利要求进行比对后发现,涉案专利已经完全覆盖了被控侵权产品的技术特征,构成专利侵权的可能性较大,代理被告的专利律师团队需要尽可能的按照捐献原则、禁止反悔原则对涉案专利权利要求保护范围的边界进行规避设计,以避免被控侵权人承担较高的赔偿额。

  笔者在代理的某涉案专利与自动平衡车侵权分析报告中,利用捐献原则帮助被控侵权人实现了规避设计,避免了被控侵权的可能性。捐献原则是指:对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。也就是说,对于说明书记载而权利要求未记载的技术方案,视为专利权人将其捐献给社会公众,不得在专利侵权诉讼中主张上述已捐献的内容属于等同特征所确定的范围。捐献规则实质上是对等同原则适用的一种限制。之所以如此规定,是考虑到以下情形:专利申请人有时为了容易获得授权,权利要求采用比较下位的概念,而说明书及附图又对其进行扩张解释。专利权人在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征,从而不适当地扩大了专利权的保护范围。实际上,这是一种“两头得利”的行为。专利制度的价值不仅要体现对专利权人利益的保护,同时也要维护权利要求的公示作用。因此,捐献规则的确立,有利于维护权利要求书的公示性,平衡专利权人与社会公众的利益关系。

  给出被控侵权产品构成专利侵权的可能性程度

  笔者认为,在专利侵权分析报告的结论部分,需要给出专利侵权的可能性大小。在代理原告的过程中,当事人可以通过专利侵权结论选择放弃起诉、提起诉讼或者中途和解的诉讼策略;被告则可以依据专利侵权分析报告的结论选择积极应诉、寻求和解、交叉许可或者规避设计等方案。

  在实践中,笔者大多采用专利侵权比例色柱的形式给出侵权分析报告的结论,尽量避免直接给出侵权或者不侵权的绝对性结论,毕竟律师团队与审理法院合议庭的判断不尽相同,又由于专利侵权诉讼受到投入时间、财力、物力等多重因素的影响和制约,因此,把侵权可能性大小告知当事人也许是进行正确选择的好方法。(知识产权报 作者 李洪江)

来源:  发布时间:2013-07-11 10:17:04
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